名称：無効審判審決取消請求事件
知財高裁：平成２３年（行ケ）第１０１９１号 判決日：平成２４年２月２８日
判決：審決取消
特許法第２９条第２項
キーワード：除くクレーム
［審決の判断］
① 甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたも
のとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及
び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物
から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を完全に除去することは，当業者が予測
できるとはいえない。」
② 甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複
数の手法があり，どの手法を採れば，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の代替物として作用する発泡剤組成物が得ら
れるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない。
③ 本件訂正発明１，２，４～１２，１４～１６及び１９は，発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が，少な
くとも，発泡剤成分事項１を発明特定事項として備えることにより，また，本件訂正発明２０は，発泡剤混
合物が，少なくとも，発泡剤成分事項２を発明特定事項として備えることにより、低温で熱遮断性に優れ
た発泡体を提供することができるという効果を奏するものであって，この効果は，・・・平成１８年１月２０
日付け意見書（判決注 甲１５のことである。）に掲載された追加実験データによっても確認できるもので
ある。
［原告の主張］
① ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」と
いう甲１記載の発明の解決課題を誤解し，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を
過大に評価して，本件訂正発明に想到することは容易でないとした審決の判断
② ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できない
とした審決の判断
③ 甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断
はいずれも誤りである。
［争点］
（１）本件訂正発明の容易想到性判断の誤り
（２）本件訂正発明の作用効果の認定の誤り
［裁判所の判断］
（１）について
甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが，ＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類
（HydroChloro Fluoro Carbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えると
いう深刻な欠点を有しており，米国やＥＵではＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定めら
れており，ＨＣＦＣ類の代替物質としては，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であることが開
示されているといえる。また，ＨＣＦＣ－１４１ｂの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補とし
て，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｆａ等があり，発泡試験の結果，ＨＦＣ－２４５ｆａは，調査した熱伝導率，
圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来の発泡剤より
わずかに劣るものの，より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられることが記載されてい
る。
以上の記載によれば，甲１には，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４
５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められ
る。なお，ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然として含有させるべきであるとの
見解が示されているわけではないと解される。そうすると，甲１において，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質として
ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去し，その
代替物としてＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測
できないとした審決の判断は，合理的な理由に基づかないものと解される。
したがって，原告の上記①及び②の主張は理由があり，甲１に記載された混合気体から，本件訂正発明１，
２，４ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分事
項２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りである。
（２）について
甲１５記載の追加実験データは，本件訂正発明のうち，限定された実施例について，限定された方法によ
り実験された結果にすぎず，このデータのみから本件訂正発明の作用効果を認定することはできない
［コメント］
審査基準第ＩＩＩ部第Ｉ節４．２（４）では、『「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先
行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重なる
ような場合である。先行技術と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合、「除くクレーム」とする
ことによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。』と記載されている。
本件においては、先行文献中に本件発明の構成を「除く」ことを示唆する記載がある以上、本件発明の構
成（ＨＣＦＣ－１４１ｂを除くこと）は容易想到と考えられ、かつ「除く」ことにより顕著な効果を奏することが認め
られない以上、裁判所の判断は妥当と言える。
以上