名称：「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所：平成26年（行ケ）10202号　　判決日:平成28年1月27日
判決：審決取消
関連条文：特許法36条6項1号、特許法36条4項1号、特許法29条1、2項
キーワード：サポート要件、進歩性、公然実施
［概要］
結晶多形体の析出条件では、溶媒の種類及び結晶開始温度の影響が大きいとの技術常識が認定され、明細書に記載のない溶媒及び温度の数値範囲についてはサポート要件違反であると判断された事例。
［事件の経緯］
被告は、本件特許（特許第4140975号）の特許権者である。
原告が、本件特許の無効審判請求をしたところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。
［本件発明］
【請求項１】
ヘテロポリ酸の存在下、フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後、得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得、次いで、純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒、ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体の製造方法。
【請求項７】
示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。
【請求項８】
Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°、１３．５°、１６．１°、１７．９°、１８．４°、２０．４°、２１．０°、２３．４°及び２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。
［争点］
（１）サポート要件違反（特許法３６条６項１号）についての判断の当否
（２）実施可能要件違反（特許法３６条４項１号）についての判断の当否
（３）進歩性（特許法２９条２項）判断の当否
（４）新規性（特許法２９条１項、公然実施及び公知の有無）判断の当否
［審決］
（１）無効理由１（サポート要件違反）について
『(ｴ)多形体Ｂが製造できる範囲について本件発明１の解決しようとする課題は、本件明細書の段落【０００８】～【０００９】の記載からみて、ＢＰＥＦの結晶多形体の製造方法を提供することにあるものと認められる。そして、本件明細書には、特定の結晶多形体（本件発明７の多形体Ｂ）を得るための諸因子として、多形体を得やすい特定の触媒（【００１３】）、粗精製物の純度（【００２７】）、結晶溶媒の種類及び使用量（【００３０】）、再結晶化のための溶解温度や析出開始温度の条件（【００３１】）の諸条件が詳細に説明されており、この中でも、触媒の種類（ヘテロポリ酸）、粗精製物の純度（８５％以上）、結晶溶媒の種類（トルエンなど）、再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）などが特に重要な因子として位置付けられ、請求項１の記載において発明特定事項とされている。また、本件明細書には、析出開始温度を「５０℃以上」にした再結晶工程を踏んでいない実施例１、３及び４の３つの具体例において多形体Ｂが得られず、請求項１に記載された要件をすべて満たす実施例２、５及び６の３つの具体例において本件発明７の多形体Ｂが得られたことが記載されている。してみると、本件発明１が、発明の詳細な説明に記載された発明で、当該記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲にあることは明らかである。
（２）無効理由３（進歩性）について
『ク　本件発明７及び８は、独立形式で記載された発明であり、本件発明９は本件発明８の従属形式で記載された発明である。・・・しかし、前記のとおり、本件発明１を当業者が容易に想到し得たとはいえないから、本件発明７～本件発明９は、引用発明及び周知技術によって当業者が容易に想到できるものであるとはいえない。』
（３）無効理由４（公然実施及び公知）について
『平成１４年１０月に、ロット４２０５１３、５２０７０６のＢＰＥＦを原告からε社に譲渡した取引（第１２取引）及び⑬平成１５年３月に、ロット６３０２１２のＢＰＥＦを原告からε社に譲渡した取引（第１３取引）は、存在したと認めることができず、また、取引されたＢＰＥＦ製品は、本件発明７の多形体Ｂに相当するものであったと認めることができず、さらに、本件発明７の多形体Ｂに関する技術情報及び／又は取引に供された特定ロットのＢＰＥＦ製品の技術情報については、各取引の関係者に守秘義務が存在していたと認められる。以上のとおり、上記第１取引～第１３取引によっては、本件発明７が、本件優先日前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明であって、特許法２９条１項２号に該当するということはできない。』
［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋、下線）
『１ 取消事由１（サポート要件に関する判断の誤り）について
…（略）…
イ　多形体Ｂの製造方法として、上記(2)に引用した本件明細書には、実験Ｎｏ．１（【実施例１】【００３５】及び【実施例２】【００３６】に記載された製造方法）、実験Ｎｏ．２（【実施例４】【００３８】及び【実施例５】【００３９】に記載された製造方法）、実験Ｎｏ．３（【実施例３】【００３７】及び【実施例６】【００４０】に記載された製造方法）並びに【００４１】（比較例１）及び【実施例７】【００４２】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．４）が記載されている。そして、実験Ｎｏ．１の製造方法は、「ＢＰＥＦ（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種として添加」する工程を有する【００３６】から、多形体Ｂを製造するために、該多形体Ｂそのものを要する、つまり、多形体Ｂが既に製造されていることを要するものである。そうすると、実験Ｎｏ．１の製造方法は、多形体Ｂを製造する他の方法の存在を前提とすることになるから、実験Ｎｏ．１の記載のみから、本件明細書に、多形体Ｂを製造することが記載されているとはいえないことになる。実験Ｎｏ．４についても、「ＢＰＥＦ（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種として添加」する工程を有する【００４２】から、同様である。一方、実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３の製造方法は、多形体Ｂを製造するに当たって該多形体Ｂを要するものではないから、実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３に係る本件明細書には、多形体Ｂを製造することが記載されているといえる。
ウ　以上のとおり、実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３の製造方法が記載された、本件明細書の実施例４（【００３８】）及び実施例５（【００３９】）、並びに実施例３（【００３７】）及び実施例６（【００４０】）の記載に基づいて、当業者は、多形体Ｂを選択的に得る製造方法として、本件発明の課題を解決できるものと認識することができ、また、この製造方法により多形体Ｂを製造すれば、多形体Ｂを提供するという本件発明の課題も解決できると認識することができる。…（略）…したがって、当業者は、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」に代えて、それとは化学構造も性質も異なる、アセトンなどの「ケトン溶媒」又は酢酸エチルなどの「エステル溶媒」を用いても、多形体Ｂを選択的に製造できるとは認識できないし、また、析出開始温度を６５℃ではなく、５０℃以上６５℃未満としても、多形体Ｂを選択的に製造できるとは認識できないというべきである。
オ　よって、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識からみて、多形体Ｂを選択的に得る製造方法について、本件発明の課題を解決できると当業者が認識できるのは、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」を用い、析出開始温度として６５℃以上とした場合である。
(6)本件発明のサポート要件の適合性について
ア　本件発明１～本件発明６及び本件発明１０には、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際の析出開始温度として、「５０℃以上６５℃未満」が包含され、また、それに加えて、本件発明１～本件発明４及び本件発明１０には、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、「ケトン溶媒」及び「エステル溶媒」が包含されている。しかし、上記(5)オのとおり、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に照らして、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるのは、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」を用い、析出開始温度として６５℃以上とした場合である。したがって、本件発明１～本件発明６及び本件発明１０は、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に照らして、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており、サポート要件に適合しない。…（略）…しかし、上記(5)ウに記載のとおり、本件明細書の実施例４及び実施例５並びに実施例３及び実施例６の記載は、多形体Ｂを選択的に得る製造方法として、本件発明の課題を解決できるものと当業者は認識することができ、また、この製造方法により多形体Ｂを製造すれば、多形体Ｂを提供するという本件発明の課題も解決できると当業者は認識することができるから、本件発明１がサポート要件に適合しないものであるからといって、直ちに、本件発明７～本件発明９がサポート要件に適合しないものであるとはいえない。』
『３　取消事由３（進歩性判断の誤り）について
…（略）…そうすると、進歩性の検討において、引用されていない物の製造方法の発明である本件発明１を当業者が容易に想到し得たとはいえないことのみを理由として、直ちに、本件発明７～本件発明９も当業者が容易に想到し得たとはいえないと判断することは許されない。』
『４　取消事由４（公然実施及び公知）について
…（略）…審決は、証拠の採否を誤ったものである。…（略）…
(3) 秘密保持義務の有無について
…（略）…方、上記各取引の対象となったＢＰＥＦは、上記(1)ウ及びエ認定のとおり、共同開発とは別に、Ｙ社が開発した製造方法によって製造されたのであるから、その物性情報は、本件３社会議において開示された情報と同じであるといえない限り、本件覚書に基づく秘密保持義務の対象とはならない。…（略）…α社、β社、γ社、δ社及びε社が、原告が被告に対して守秘義務を負担していることを理由として、原告を経由して被告に対して取引対象物の示差走査熱分析による融解吸熱最大の情報の守秘義務を負担していたということもできない。』
［コメント］
サポート要件に関して、本件請求項１において規定されている、粗精製物作製時の析出温度、粗精製物の純度、再結晶時の溶媒及び析出温度は、結晶析出において重要な因子であることに鑑みると、これらについて実施例で十分な検証がなされておらず、サポート要件を満足しないとする、本判決は妥当と思われる。 以上
（担当弁理士：千葉　美奈子）