審決取消請求事件 » 平成26年(行ケ)10057号「入金端末,入金端末の制御方法,及び入金端末のプログラム」事件

名称:「入金端末,入金端末の制御方法,及び入金端末のプログラム」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 26 年(行ケ)10057 号 判決日:平成 27 年 2 月 18 日
判決:請求棄却(審決維持)
特許法17条の2第5項2号
キーワード:特許請求の範囲の減縮、増項補正、一対一の対応関係

[概要]
拒絶査定不服審判請求時の補正が特許法17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」
に該当しないという審決の判断に誤りがないとして、拒絶審決が維持された事案である。

[補正発明]
【請求項1】
実店舗に設置された入金端末であって、
貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて、前記貨幣端末に対して、当該貨幣
端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額
変更情報送信手段と、
前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容
を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力され
る割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断す
る前記実店舗に設置された決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可
能な形式で出力する出力手段と、
を具備したことを特徴とする入金端末。

【請求項2】
前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており、
前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられ
た前記割引内容識別情報であることを特徴とする請求項1に記載の入金端末。

[審決(特許庁の判断)]
本件補正のうち、請求項2を新たに追加する補正は、特許法第17条の2第5項に規定さ
れる、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のい
ずれも目的とするものではない。したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規
定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条
第1項の規定により却下すべきものである。

[原告の主張](筆者にて適宜要約)
増項補正が同号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かにつ
いては、請求項の数から外形的、抽象的に判断すべきではなく、補正前後の請求項の内容に
基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に検討し
て判断すべきである。

[被告の主張](筆者にて適宜要約)
特許法17条の2第5項は、補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正すること
により、「補正前の当該請求項」がそのまま「補正後の当該請求項」として維持されるような
補正を定めたものであり、補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるこ
とを前提としている。したがって、一対一の対応関係にないような請求項を増加させる補正
は、同号かっこ書の規定に該当せず、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しな
い。審査負担の多寡のみに基づく原告の上記主張は、そもそも失当である。

[裁判所の判断](筆者にて適宜要約)
特許法17条の2第5項の趣旨は、審査の長期化防止及び円滑化のため、最後の拒絶理由
通知以降に行う特許請求の範囲の補正について,既に審査においてなされた先行技術文献の
調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるも
のと解される。

そして、同項2号は、請求項に新たな構成要素を付加することにより、特許請求の範囲の
減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから、このような補
正を許容すると、既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活
用することができなくなり、再度審査を行う必要が生じ、上記17条の2第5項の趣旨に反
することになるため、請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨
で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。

以上のような特許法17条の2第5項2号の規定振り及びその趣旨に照らすと、同号に該
当する補正は、多くの場合、補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することに
より、補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになること
が考えられる。しかし、同号が、補正により、単に形式的に請求項の数が増加することがな
いという意味を含めて、補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを
定めていると解すべき根拠はない。

問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえる
ためには、それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく、①特許請求の範囲の減縮であ
ること、②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであ
ること、③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の
産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること、という要件(以下、上記各
要件を単に「①の要件」のようにいう。)を満たすことが必要であり、かつそれで十分である
というべきである。

そこで、項を改めて、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正が、原告の主張する特
許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか
否かについて、更に検討する。

請求項1の補正は、「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定す
るもの」という要件(②の要件)を充足しない。

請求項2前半の補正は、「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限
定するもの」という要件(②の要件)を充足しない。

請求項2後半の補正は、「特許請求の範囲の減縮」という要件(①の要件)を充足しない。
以上のとおり、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正は、特許法17条の2第5項
2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないから、同項の規定に違
反するとして本件補正を却下した審決の判断に誤りはない。

[コメント]
原告は、審判請求時に実施例に即した請求項2を追加する補正を行った。最初の拒絶理由
の対応時に請求項2を追加しておけば、補正の要件違反とはならなかった。実施例に限定し
て権利化する可能性があるならば、最初の拒絶理由対応時に請求項に挙げておくのが好まし
いと考える。