名称:「半導体装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所：平成２４年（行ケ）第１０２６５号
判決日：平成２５年３月５日
判決：請求棄却
特許法２９条２項，１５９条１項，５３条１項
キーワード：動機付け，作用効果
全文：http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094719.pdf
［概要］
原告は，発明の名称を「半導体装置」とする特許出願（特願２０１０－１２６１１２号）
の拒絶査定に対し，拒絶査定不服審判（不服２０１１－１５４１３号）を請求したが，拒絶
審決を受けたため，この審決の取消しを求めた事案である。
［争点］
１．取消事由１（一致点及び相違点認定の誤り，相違点に係る構成の容易想到性判断の誤り）
２．取消事由２（手続違背）
［原告の主張］
１．取消事由１について
(1) 引用発明の半導体発光素子では，活性層７とｐ型電子ブロック層１１との間に，①ｐ
側光導波層としてのアンドープＩｎＧａＮ光導波層８，②ｐ側クラッド層としてのアンド
ープＡｌＧａＮクラッド層９，③アンドープＩｎＧａＮ層１０…の３層から成るアンドー
プ層を設け（る）。かかる構造のアンドープ層を設けた目的にかんがみれば，引用発明のア
ンドープ層は３層で一体を成すものとして取り扱わなければならない。しかるに，審決は，
引用発明の３層構造のアンドープ層からことさらにアンドープＩｎＧａＮ層１０のみを抜
き出して，補正発明との一致点，相違点を認定しておりかかる認定には誤りがある。
(2) 補正発明の不純物拡散防止層８は，不純物拡散防止効果からしても，同層と活性層５
との間に他の層を設けることを必須としていない。
(3) 引用発明の半導体発光素子において異なる組成を有する３層構造のアンドープ層を厚
く積層しているのは，活性層７とｐ型電子ブロック層１１の間の距離（間隔）を大きく離
すとともに，バンドギャップないし格子定数が相異なる層を組み合わせるか，原子組成比
が異なる超格子構造を生じさせることによって，Ｍｇ拡散抑制効果を奏しようとするもの
であるが，補正発明の半導体装置のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層ではかかるメカニズムでＭｇ拡散
抑制効果を奏することが予定されておらず，両発明は技術的思想が異なる。補正発明は，
Ｉｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のＭｇ取込み，蓄積機能によって，活性層へのＭｇ拡散の防止効果を
奏するとともに，Ｍｇを含有しながら膜厚を小さくする（薄膜化）ことによって，キャリ
ア密度を高く，素子の動作電圧を小さくする作用効果を奏する。
補正発明と引用発明とではＭｇ拡散抑制作用のメカニズムが異なり，当業者において引
用発明とメカニズムも作用効果も異なる補正発明の構成に想到することは容易でない。
(4) 引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０は，そもそも不純物がドーピングされていな
いものであるが（アンドープ），ｐ型電子ブロック層１１からＭｇが拡散してくるために，
層内のＭｇの存在を推測できるだけであり，引用刊行物では，補正発明のアンドープＩｎ
ｙ
２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のように，もともとＭｇをドープした層がＭｇの拡散を抑制する作用を
奏することは開示されていない。このとおり，引用発明では，アンドープＩｎＧａＮ層１
０にＭｇを積極的に導入することは予定されておらず，技術的思想の方向性が反対である。
(5) 補正発明は，ＩｎＧａＮがＧａＮやＧａＡｌＮよりもＭｇの取込み・蓄積の程度が非
常に高いことに着目してされたもので…，Ｍｇを１×１０ １７ cm －３ ないし１×１０ １９ cm －３
含んでいてもかかる作用を奏するから…，補正発明のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のＭｇ含有濃度
の数値範囲は格別なものである。
２．取消事由２について
引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０が１×１０ １７ cm －３ ないし１×１０ １９ cm －３ のＭ
ｇを含有するとして差し支えない旨の審決の認定は，補正発明の進歩性を判断するに当たり
重要な事実に係るものである…。そうすると，特許法１５９条２項にいう拒絶「査定の理由
と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものであって，特許法が要請する手続保障の
見地からも，審判長は上記重要事実に関して拒絶理由通知を行い，出願人たる原告に意見を
述べる機会を付与しなければならない。
［裁判所の判断］
１．取消事由１について
(1) 審決は，Ｉｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１等のｐ型層と活性層との間に配
置され，上記①ないし③の３層構造を成す部分のうち，最もｐ型層寄りに位置するアンド
ープＩｎＧａＮ層１０に着目して，補正発明との対比を行ったものであるが，補正発明の
特許請求の範囲では，Ｉｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層につき，バンドギャップ，格子定数やＩｎ（イ
ンジウム）の組成比の大小関係，ｙ２の数値範囲が特定されているほか，「前記第１半導体
層と前記活性層との間に配置され，」との特定がされているにすぎず，このほかに上記Ｉｎ
ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層の構造を特定する記載は存しない。そうすると，補正発明においては，活
性層と上記Ｉｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層との間に他の層が介在する構成が排除されていないとい
うべきであ（る）。
原告は，引用発明のアンドープ層は３層で一体のものとして取り扱わなければならない
と主張するが，上記のとおりの補正発明の特許請求の範囲の記載に照らせば，かかる原告
の主張は採用できない。
(2) 審決が説示するとおり，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０は，アンドープＩｎ
ＧａＮ光導波層８，アンドープＡｌＧａＮクラッド層９と同様に，ｐ型層にドーピングさ
れたｐ型不純物であるＭｇ（マグネシウム）が同層から活性層７に向かって拡散するのを，
当該アンドープ層中に押しとどめて活性層７に拡散しないようにする機能（効果）を有す
るものである。他方，補正発明のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層も，Ｍｇがｐ型層から活性層に向か
って拡散するのを抑制する機能を有し，果たすべき機能が共通する。
(3) …ｐ型層にドーピングされたＭｇはｐ型層から活性層に向かって拡散するから，ｐ型
層，アンドープ層，活性層の順にＭｇの含有濃度が小さくなっていくこと…が明らかであ
（り）…，引用発明の半導体発光素子においても，アンドープＩｎＧａＮ層１０のＭｇ含
有濃度が，…例えば１×１０ １７ cm －３ ないし１×１０ １９ cm －３ となることがあるとしても差
し支えな…い。
補正発明のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のＭｇ含有濃度を１×１０ １７ cm －３ ないし１×１０ １９
cm －３ 特定することについては，本願明細書（甲２）の発明の詳細な説明に「不純物拡散
防止層は，Ｍｇが１×１０ １７ cm －３ 度以上１×１０ １９ cm －３ 程度以下ドープされていても
良い。」…との記載があるのみで，本願明細書中の他の部分には上記特定事項に係る作用効
果に関する記載はない。上記段落の記載の体裁に照らせば，…Ｍｇ含有濃度の数値範囲は，
原告が適宜選択したものにすぎず，臨界的意義を有しないものと認定できる…。
(4) 原告は，引用発明の３層構造のアンドープ層の構成から補正発明のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ
層の構成に改める動機付けがないとか，アンドープ層の厚さが異なるなどと主張する。し
かしながら，…補正発明の半導体発光素子は，アンドープ層が１層のみの構成に限定され
るものではなく，複数の層から成るアンドープ層の構成が包含され得る。また，引用発明
の半導体発光素子のアンドープＧａＮ層１０の厚さが補正発明の数値範囲に含まれ…る。
そうすると，原告の上記主張は前提を欠き，理由がないし，引用発明のアンドープＩｎＧ
ａＮ層１０の構成を補正発明のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層の構成に改める動機付けに欠けるも
のではない。
(5) 原告は，補正発明のＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層と引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０と
ではＭｇ拡散抑制作用のメカニズムが異なるとか，引用発明ではＭｇを積極的に導入する
ことは予定されていないなどと主張する。しかしながら，本願明細書には，不純物拡散防
止層のＩｎＧａＮの格子定数（正確にはｃ軸方向の格子定数）がＧａＮやＧａＡｌＮの格
子定数よりも大きく，ＭｇがＩｎＧａＮ膜中に取り込まれやすい旨の記載があるほか…，
Ｉｎ…の組成比やＭｇの濃度とバンドギャップ…の大小，不純物拡散防止効果の関係等に
ついて言及されているにとどまり…，意図的ないし予めＭｇをドーピングしたＩｎ ｙ２ Ｇａ
１－ｙ２ Ｎ層（不純物拡散防止層）がさらにＭｇを取り込み，層内に蓄積して，活性層へＭｇ
が拡散しないようにする機能（作用）のメカニズムが記載されているわけではない…。
前記のとおり，本願明細書…には，１×１０ １７ cm －３ 程度以上１×１０ １９ cm －３ 程度以下
のＭｇの含有を許容し得る旨が記載されているのみで，本願明細書には，上記含有濃度の
Ｍｇを意図的ないし予め含有（あるいはドーピング）させると，従前の不純物拡散防止層
に比して活性層へのＭｇ拡散抑制効果（機能）がより大きくなる旨の記載は存しない。
…Ｉｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のＭｇ取込み，蓄積機能によって，活性層へのＭｇ拡散の防止効
果を奏するとともに，Ｍｇを含有しながら膜厚を小さくする（薄膜化）ことによって，キ
ャリア密度を高く，素子の動作電圧を小さくするという，原告主張に係る補正発明の作用
効果は，本願明細書に記載がない。
２．取消事由２について
引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０が１×１０ １７ cm －３ ないし１×１０ １９ cm －３ のＭ
ｇを含有するとして差し支えない旨の審決の認定は，その構成が補正事項に係るものであっ
ても，引用発明に基づく補正発明の進歩性の有無の判断の前提となる一事実にすぎず，その
一事実のみを新たに拒絶理由として通知することを要するものではない。
本件補正の却下に際し，新たな拒絶理由通知は法律上必要とされていないところ，Ｉｎ ｙ
２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のＭｇの含有濃度を本件補正によって発明特定事項の一つとする以上，原告
において，必要に応じ，補正発明の進歩性ないし新規性を有するに至ったことを意見書にお
いて明らかにするために，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０のＭｇの含有濃度との関
係を，出願人の立場で自ら主張することの必要性を見極めなければならないものである。
［コメント］
明細書に記載のない効果を主張することで，引用文献との差異を主張しているが，受け入
れられなかった事案である。
また，原告は，不服審判請求時の補正でＩｎ ｙ２ Ｇａ １－ｙ２ Ｎ層のＭｇドープ量に関する数値
限定を行う補正のみを行なっているが，訴訟において，例えば引用発明と補正発明のＩｎＧ
ａＮ不純物拡散防止層の膜厚の相違について主張している。しかし，判決では，活性層と不
純物拡散防止層の間に他の層が介在することが排除されていないとして，この膜厚に関する
主張が受け入れられていない。本件構成によって，引用発明よりも薄膜で同等の効果が実現
できるという主張をするのであれば，例えば，「Ａ層とＢ層の間に，Ｘ１ｎｍ～Ｘ２ｎｍの膜
厚のＣ層を有する」という請求項ではなく，「Ａ層の直上層に形成されたＸ１ｎｍ～Ｘ２ｎｍ
の膜厚のＣ層と，Ｃ層の直上層に形成されたＢ層を有する」等の表現で補正しておけば，権
利範囲の広狭は別として，少なくとも薄膜化ができていることでの引用発明との差別化が図
れた可能性がある。
出願時においてはどのような引用文献が挙げられるかが分からないので，あらゆる可能性
を考慮して，あらゆる角度から発明の効果の主張ができるように，出願段階で明細書に多様
な実施形態と多面的に効果の記載をしておくことが肝要であると考える。