審決取消請求事件 » 平成24年(行ケ)10076号「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」事件

名称:「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)10076 号 判決日:平成 24 年 10 月 29 日
判決:請求認容(審決取消)
特許法36条6項1号
キーワード:サポート要件、実施例の有無

[概要]
酸化防止剤組成物の発明について、当初明細書に全く実施例の記載が無い場合のサポート
要件が争われたが、発明の課題が解決できると当業者が認識できる範囲のものとしてクレー
ムが記載されているとして、拒絶審決が取り消された事案。

[請求項1]
化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって、該化合
物の混合物が、式
【化1】
式中、nは少なくとも0、1、2、および3であり、場合により3より多い、の複数の化合
物を含んで成り;そして組成物が非希釈基準で、
(a)3.0 重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール、 →OTBP
(b)3.0 重量%未満の 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、および →DTBP
(c)50ppm 未満の 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む、 →TTBP
上記組成物。

[拒絶審決の理由]
発明の詳細な説明には、本願発明の組成物を具体的に製造し、その酸化安定性、油溶解性、
揮発性及び生物蓄積性について確認し、上記課題を解決できることを確認した例は記載され
ていないから、本願発明が、発明の詳細な説明の記載により、上記課題を解決できると認識
できるものとはいえない。また、当業者が出願時の技術常識に照らし、当該発明の課題を解
決できると認識できる範囲のものであるとも認められないから、この出願の特許請求の範囲
の記載は、特許法36条6項1号に適合しない。

[裁判所の判断]
発明の詳細な説明には、非常に低レベルのOTBP、DTBP及びTTBPの単環ヒンダ
ードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェ
ノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、
低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が
記載されているということができる。従って、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構
成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。

従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は、不純物として含む単環化合物(DTBP、
OTBP及びTTBP)がごく少量であるとまではいえないというべきであって、従来のヒ
ンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であること
を前提とする被告の主張は採用することはできない。

発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場
合、当該発明におけるその課題の重要性を問わず、発明の詳細な説明の記載から把握できる
複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ、サポート要件を満たさないとするの
は相当でない。

発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造すること
はできないというのであれば、これは特許法36条4項1号(実施可能要件)の問題として
扱うべきものである。審決は、本件出願が特許法36条6項1号(サポート要件)に規定す
る要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したも
のであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができ
ない。なお、被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが、サポ
ート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されているこ
とまでの必要はない。

[コメント]
本判決は、化学関連発明について、当初明細書に全く実施例の記載が無い場合でも、サポ
ート要件をに満たすことを認めた事例である。
特許庁の審査基準では、第 36 条第 4 項第 1 号の実施可能要件について、「一般に物の構造
や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な
技術分野(例:化学物質)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができ
るように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要で
ある。」と記載されている。
また、サポート要件に関して、これに適合しないと判断される例として、下記の例が示さ
れている。

例 10: 請求項には、数式又は数値を用いて規定された物(例えば、高分子組成物、プラス
チックフィルム、合成繊維又はタイヤ)の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明
には、課題を解決するために該数式又は数値の範囲を定めたことが記載されているが、出願
時の技術常識に照らしても、該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が
認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発
明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

何れにしても、特許庁の従来の審査実務では、化学関連発明について、全く実施例が存在
しない場合には、原則として記載不備により拒絶されていた。但し、次のような例外も存在
する。

分割出願においてクレーム範囲内の実施例が全く存在しない場合でも、サポート要件を満
たすと判断した判決(H24.10.11 判決 知財高裁 平成 24 年(行ケ)第 10016 号)が存在す
る。この判決では、クレーム範囲外の実施例も考慮した上で、本願発明の課題及び課題解決
手段、並びに、その効果が、本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認めるべき
と判示している。

また、除くクレームの補正をした結果、クレーム範囲内の実施例が全く存在しなくなった
場合でも、サポート要件を満たすと判断した判決(H21.3.31 判決 知財高裁 平成 20 年(行
ケ)第 10358 号)が存在する。この判決では、除くクレームによる補正の適否が争われた際
に、当該補正によって実施例が無くなるとの原告の主張に対して、裁判所は、クレーム範囲
外の実施例も考慮した上で、除くクレームに補正後の実施例が存在しないことについて、サ
ポート要件に違反するものでないと判断している。

しかし、本判決は、分割でも補正でもないケースの化学関連発明について、当初明細書に
全く実施例の記載が無い場合に、サポート要件を満たすことを認めた初の事例であり、実務
に与える影響は極めて大きいと言える。